Históricamente Ecuador ha sancionado penalmente, distintas infracciones contra derechos de propiedad intelectual. Es así que, la ley de marcas de 1976 castigaba con multas y prisión hasta de un año a falsificaciones y/o adulteraciones de marcas; la ley especial de Derechos de Autor, incluía penas hasta de cinco años por mutilaciones de obras y contemplaba hasta dos años de prisión por reproducciones no autorizadas de obra; mientras que las infracciones contra patentes se castigaban penalmente con una multa conforme lo ordenaba la Ley de Patentes de Exclusiva Explotación de inventos de 1976.
Posterior, tras la adhesión a la Organización Mundial del Comercio, en el año 1998 se reforma los procedimientos de protección y observancia de los DPI y por tanto se incluye en su Ley de Propiedad Intelectual, Capítulo III “De los delitos y De las penas”, un extenso catálogo de delitos que castigaba las infracciones en contra de varios DPI protegidos como patentes, modelos de utilidad, modelos industriales, obtenciones vegetales, esquemas de trazados de circuitos, marcas notorias, marcas de alto renombre, indicaciones geográficas, secretos comerciales, secretos industriales, nombres comerciales, apariencias distintivas, derechos morales y patrimoniales del autor, entre otras. Infracciones contra estos derechos podían incluir penas privativas de libertad desde un mes hasta tres años, además de multas.
Luego, en 2014, con el ánimo de “armonizar” y de recoger toda la normativa penal en un solo texto, el legislador promulga el Código Orgánico Integral Penal COIP, el cual para sorpresa, no solo, no incluyó ningún tipo penal relacionado a la protección de derechos de Propiedad Intelectual, sino que, al tener efecto derogatorio de toda norma penal que no se encontrase incluida, tuvo como efecto que en el Ecuador no se protegía penalmente a los Derechos de Propiedad Intelectual.
Esto resultó también en el incumplimiento de tratados internacionales de ámbito comercial a los que el país se encuentra adherido, además de que, se planteó como un potencial obstáculo para las negociaciones comerciales avanzadas por el país con la Unión Europea. Por estas razones, tras casi un año de no contemplar penalmente las infracciones contra DPI, en la primera reforma al COIP el 30 de Septiembre de 2015 se “re-incorpora” la protección penal de DPI mediante el artículo 208A titulado “falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor”
Este tipo penal castiga exclusivamente con multas a las infracciones realizadas con fines comerciales y a “escala comercial” que:
a) Fabriquen y/o comercialicen mercancías que usen sin autorización marcas registradas en Ecuador y/o marcas notorias
b) Produzcan, reproduzca y/o comercialicen mercancía pirata entendiéndose esto como “cualquier copia hecha sin consentimiento del titular del derecho de autor o de una persona debidamente autorizada por él.”
Las multas oscilan entre 55 (USD $22.000) a 176 (USD $118.000) SBU, y estas se determinan en base de la cantidad del producto infractor incautado partiendo de la base de 142 (USD $56.800) SBU para la imposición de las mismas.
Queda en evidencia entonces que, al redactar este artículo el legislador estaba más preocupado en satisfacer los requerimientos básicos de los acuerdos internacionales que se venían incumpliendo, antes que cuidar una adecuada técnica de redacción que se anticipe y entienda la forma como operan este tipo de infracciones, menos aún tuvo ánimo o pretendió proteger ampliamente a los titulares de los múltiples derechos de propiedad intelectual.
Si bien se anticiparon múltiples inconvenientes que la redacción de la norma penal planteaba de cara a la protección de los derechos que contempla, tras un poco más de cinco años de vigencia de la ley, se han develado más inconvenientes entre los cuales detallamos los siguientes como principales.
Debido a la distribución del COIP, este delito fue incluido en el capítulo “delitos contra la propiedad” por lo que, en concordancia con el sistema procedimental penal y de organización institucional de las correspondientes autoridades, al igual que el robo, hurto y otros, este delito es investigado por autoridades cuya pericia es distinta del ámbito de derechos de propiedad intelectual y más bien enfocado exclusivamente a la propiedad como bien jurídico. Además de que, se ha incluido en un mismo artículo a marcas y a derechos de autor, figuras cuya naturaleza y funcionamiento en el comercio plantean sustanciales diferencias.
Adicional, el uso de términos ambiguos y no normados supletoriamente como “escala comercial”, abre el espectro interpretativo para suponer cierta magnitud de la actividad.
En temas de marcas, se castiga el uso no autorizado de la marca registrada, lo cual omite totalmente las infracciones por similitud, además de que al ceñirse al tenor literal de la norma, como en materia penal procede, podría dar paso al abuso del derecho sobre usos legítimos paralelos en caso de no contar con autorización del titular y no solo a producto falsificado como tal.
Adicional, al establecerse sanciones en base a productos incautados automáticamente se habla de protección de marcas de productos y no de servicios. Se omite la protección a marcas no tradicionales como sonoras y de posición.
Se absuelve penalmente la comercialización previa de productos infractores ya que no pueden ser incautados y valorados; y, en este mismo sentido al manejar una regla de proporcionalidad tan cerrada, si el producto infractor es valorado por 56.799 o menos, ya no existe responsabilidad penal del infractor.
Esta misma escala de proporcionalidad, plantea un desafío sobre la interpretación y la valoración comercial que se le pueda dar a productos ilegales (que por su naturaleza ilícita no deberían ser parte del comercio), el cual no tiene símil en otra norma penal. Además no se establecen criterios de referencia permitiendo generar dudas sobre el valor real de un producto falsificado en comparación a uno original en las diferentes etapas del proceso penal.
Es evidente que, no se protege mediante la vía penal otras infracciones de gran relevancia, si consideradas penalmente en normativas comparadas de países de la región, como el plagio de obras, infracciones contra patentes, infracciones contra otras figuras de derechos de propiedad industrial diferentes a las marcas de productos, revelación de secretos industriales, etc.
En relación a los derechos de autor, hace uso innecesario del verbo rector “producir” al referirse a mercadería pirata, siendo esta por su naturaleza necesariamente una reproducción no autorizada de una obra.
Como se puede apreciar, si bien el tipo penal contenido en el art. 208A del COIP re-implantó la protección penal de los DPI en Ecuador, esta norma presenta varios inconvenientes que merman la protección de los titulares de Marcas y Derechos de Autor ante delitos sumamente graves.
No está demás el recordar que, delitos como falsificación de marcas y piratería arrojan números alarmantes en relación a las cantidades extraordinarias de dinero que mueven, sirven como financiamiento de otros delitos más sensibles y finalmente, por sus características “pluriofensivas”, afectan también al consumidor y al aparataje estatal.
El punto positivo es que, actualmente la Asamblea está promoviendo un nuevo proyecto de reforma en el que se modifique el artículo 208A con la finalidad de otorgar una mejor protección a los DPI.
Para profundizar en el tema puedes revisar la derogatoria de los delitos de propiedad intelectual y su posterior reincorporación en la legislación ecuatoriana, investigación realizada por José Martín Rivera, abogado de Luzuriaga & Castro Abogados.
