La Declaratoria de Notoriedad de Marca es un proceso legal mediante el cual se reconoce oficialmente que una marca es ampliamente conocida y reconocida por el público en general. Esta notoriedad va más allá de los límites geográficos y de la industria en la que opera la marca, y es un testimonio del valor y la prominencia de la marca en el mercado.

Es importante destacar que no todas las marcas son elegibles para obtener una Declaratoria de Notoriedad. Las marcas deben haber alcanzado un nivel significativo de reconocimiento en el mercado antes de considerar pertinente iniciar este proceso.

La Declaratoria de Notoriedad de Marca es relevante por varias razones fundamentales:

• Protección reforzada: Cuando una marca obtiene la Declaratoria de Notoriedad, se refuerza su posición legal y su capacidad para protegerse contra infracciones. Esto significa que la marca tiene un nivel más alto de reconocimiento y es menos vulnerable a la confusión con otras marcas similares.
• Amplia cobertura: La notoriedad de la marca se extiende más allá de su categoría de productos o servicios específicos. Esto implica que otras empresas no pueden usar una marca similar, incluso si no compiten directamente en el mismo mercado.
• Evidencia en disputas legales: En casos de litigios por infracción de marca, la Declaratoria de Notoriedad es una prueba valiosa que puede ayudar a la parte titular de la marca a defender sus derechos de manera más efectiva.
• Valor económico: Una marca notoria suele tener un valor económico más alto, lo que puede resultar en mayores oportunidades de licenciamiento y acuerdos comerciales.

Factores Determinantes de una Marca Notoria

Para determinar si un signo distintivo merece ser reconocido como una marca notoria, de acuerdo con las pautas establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (CAN), se requiere evaluar una serie de factores fundamentales, los cuales se resumen en los siguientes puntos clave:

• Reconocimiento y Conocimiento: Se evalúa el grado de reconocimiento y conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente en cualquier país miembro.
• Alcance y Duración de Uso: Se analiza la extensión geográfica y la duración de la utilización del signo, tanto a nivel nacional como internacional.
• Promoción Efectiva: Se considera la amplitud, duración y alcance geográfico de la promoción del signo, incluyendo actividades como publicidad y participación en eventos relacionados con los productos, servicios, establecimiento o actividad a los que se aplica.
• Inversión en Promoción: Se examina el valor de la inversión realizada para promover la marca y sus productos o servicios asociados.
• Rendimiento Financiero: Se evalúan las cifras de ventas e ingresos de la empresa titular en relación con la marca en cuestión, tanto a nivel internacional como en el país de protección deseado.
• Distintividad: Se analiza el grado de distintividad inherente o adquirida del signo.
• Valor Empresarial: Se considera el valor contable del signo como activo empresarial.
• Interés de terceros: Se verifica el volumen de solicitudes de franquicias o licencias relacionadas con la marca en un territorio específico.
• Actividades Significativas: Se evalúa la existencia de actividades relevantes como fabricación, compras o almacenamiento llevadas a cabo por el titular de la marca en el país de protección.
• Comercio Internacional: Se toman en cuenta los aspectos del comercio internacional relacionados con la marca.
• Registro Previo: Se considera la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro de la marca en cuestión, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

Los aspectos mencionados deberán probarse -al menos en su mayoría-, atendiendo los criterios relacionados a la validez de la prueba además de su correspondiente legalización,  de forma que el material aportado resulte pertinente, útil y conducente para que la autoridad determine una notoriedad actual/vigente de la marca. 

Factores Especiales a Considerar

Es importante destacar que no se negará la declaración de notoriedad de un signo solo porque no esté registrado, no se utilice para distinguir productos o servicios en el país o no sea notoriamente conocido en el extranjero. 

Para determinar la notoriedad de un signo, se considerarán como sectores pertinentes de referencia a los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios relacionados con el signo, así como los círculos empresariales que operan en ámbitos relacionados.

El titular del signo distintivo que busca obtener el reconocimiento de su marca como notoria en Ecuador debe iniciar el proceso presentando una solicitud ante la entidad nacional encargada de los derechos intelectuales, conocida como SENADI. Esta solicitud debe ir acompañada de pruebas sólidas que respalden la notoriedad de la marca, tomando en cuenta los factores previamente mencionados, así como del comprobante de pago de la tasa oficial establecida para este propósito, la cual varía en un rango que oscila entre $3.270 y $10.800.

Así mismo, el titular de una marca notoriamente conocida tiene el derecho de prohibir su uso a terceros y puede tomar acciones legales ante la autoridad competente. Además, la prescripción de la acción contra el uso no autorizado de una marca notoria es de cinco años, a menos que dicho uso se haya realizado de mala fe.

Proceso de Declaratoria de Notoriedad de una Marca en Ecuador

El proceso para obtener el reconocimiento oficial de una marca notoriamente conocida en Ecuador se rige por el Reglamento de Gestión de los Conocimientos y Creatividad e Innovación. A continuación, se detallan los pasos clave en este proceso:

1. Presentación de la Solicitud:

Para iniciar el proceso, el titular de la marca debe presentar una solicitud de reconocimiento de notoriedad ante la autoridad nacional competente, que comprenderá los siguientes elementos:

• Solicitud de reconocimiento de notoriedad del signo.
• Número de certificado de registro o copia certificada del título de registro en el extranjero (si es aplicable).
• Descripción de la naturaleza del signo distintivo.
• Países o territorios donde se considera que el signo es notoriamente conocido, con detalles específicos.
• Lista detallada de productos, servicios o actividades para los cuales se considera que el signo es notoriamente conocido.
• Información personal del solicitante, incluyendo nombre, identificación, nacionalidad, dirección de domicilio y datos de contacto. Si el solicitante es una persona jurídica, se debe indicar el lugar de constitución.
• Información del representante legal o apoderado, incluyendo dirección de domicilio y datos de contacto.
• Indicación de los sectores pertinentes de relevancia según el artículo 462 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
• Casilla o dirección de correo electrónico para notificaciones.

2. Examen de la Solicitud:

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) examinará la solicitud dentro de un plazo de quince días desde la fecha de presentación. Si la solicitud no cumple con los requisitos de forma, se notificará al solicitante para que subsane dichos requisitos en un plazo de diez días.

3. Verificación y Declaratoria de Notoriedad:

Si se verifica el cumplimiento de los requisitos y la autoridad considera que el signo es notoriamente conocido, se emitirá una resolución motivada declarando la notoriedad actual del signo distintivo. Esta declaración tiene una validez presumida de siete años a partir de la fecha de expedición.

4. Publicación y Emisión del Certificado:

La resolución de declaratoria de notoriedad se ordenará publicar en los medios de difusión institucionales, y el SENADI emitirá el certificado correspondiente. Si se requiere una copia física del certificado, se deberá efectuar el pago correspondiente.

5. Suspensión de Procedimientos en Curso:

Importante destacar que el inicio del procedimiento de declaratoria de notoriedad suspenderá la tramitación de otros procedimientos en curso hasta que concluya el trámite de declaratoria, el cual se llevará a cabo de forma separada.

Caso específico

Examinaremos un ejemplo específico de esta importante medida y su impacto en el derecho de propiedad intelectual. El 14 de junio de 2023, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (SENADI-DNPI) emitió el Certificado de Declaración de Notoriedad para la marca "NIKE" en la Clase Internacional No. 25, que abarca productos relacionados con prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

En este caso, la notoriedad de "NIKE" se ha declarado oficialmente, lo que implica que esta marca es ampliamente reconocida y distintiva en la Clase Internacional 25, que abarca productos de moda y accesorios. Esta declaración confiere a NIKE INNOVATE C.V. una serie de ventajas legales y protección adicional para su marca en esta categoría.

El período de protección de la notoriedad se extiende por siete años a partir de la fecha de resolución, según lo establecido en el artículo 316 del Reglamento de la Gestión de los Conocimientos. Durante este período, se presume que la notoriedad de la marca "NIKE" persistirá y estará protegida de manera sólida

Acciones legales y recursos

Es importante destacar que este acto administrativo es susceptible de impugnación a través de los recursos administrativos establecidos en el Código Orgánico Administrativo, en concordancia con lo previsto en el artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Esto brinda a terceros la oportunidad de cuestionar la declaración de notoriedad si consideran que no se ajusta a la normativa aplicable.

Alternativamente, aquellos que se vean afectados por esta decisión también pueden recurrir a la vía judicial y presentar una impugnación ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.

Recuerde que el contenido de este artículo tiene un carácter informativo y orientativo. Si requiere asesoramiento legal específico para un caso concreto, le recomendamos que se comunique directamente con nuestros expertos en propiedad intelectual y marcas. En un entorno empresarial altamente competitivo, la correcta protección y gestión de la propiedad intelectual son cruciales, y la obtención de la declaración de notoriedad de una marca se convierte en un paso fundamental en este proceso. 

Bibliografía

ASAMBLEA NACIONAL. (22 de Diciembre de 2022). CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS. Obtenido de Registro Oficial Suplemento 899 de 09-dic.-2016.

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA. (s.f.). DECISION 486 . Obtenido de Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

SENADI. (s.f.). FORMATO ÚNICO DE DECLARATORIA DE SIGNOS DISTINTIVOS.