Ha pasado más de un año cuando Marck Zukerberg, el creador de Facebook, anunció que la empresa cambiaba su nombre a Meta, en referencia a la curiosa palabra metaverso, ese nuevo mundo virtual por el que están apostando grandes marcas de tecnología como Microsoft o Google.
Con un año entero de la palabra en el ojo público siguen existiendo preguntas de cómo se llevará este mundo virtual en el ámbito legal. En este punto, para nosotros es vital el preguntarnos, ¿El Metaverso ha avanzado en materia de Propiedad Intelectual?
La respuesta parece ser afirmativa, por lo menos en lo que a la protección industrial de marcas registradas se refiere. Sin embargo, la mayor preocupación de los titulares de marca en el entorno actual, muy por encima de cómo desarrollar su business plan sigue siendo la protección de marca en el metaverso de cara a posibles infracciones de sus productos o servicios.
Las empresas ya tienen en funcionamiento amplios programas para la presentación de solicitudes alrededor del metaverso. Nike, Converse, Gucci, Burberry, Carolina Herrera, Ralph Lauren o Tommy Hilfiger son empresas que han presentado hace un tiempo una serie de solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, no es sorprendente que las empresas enfocadas en los mercados de la moda, cosméticos, deporte y entretenimiento, siguen presentando solicitudes para el uso que pueda hacerse de sus marcas en el mundo virtual.
Ahora, es necesario tener claro que cuando las personas o las empresas registran una marca, lo hacen en relación con determinados productos y servicios que se describen en una clasificación internacional conocida como la Clasificación de Niza, la cual es actualizada de forma periódica. La clasificación está compuesta por 45 categorías, de las cuales 34 guardan relación con productos y 11 con servicios.
Regresando a su relación con el metaverso, la mayoría de los titulares de marcas registradas están realizando nuevas solicitudes de marcas utilizando las siguientes clasificaciones:
Pasado el año del anuncio, seguimos en un campo de incertidumbre, pero probablemente en un futuro cercano se logrará estandarizar las clasificaciones, para que, de ese modo, las marcas puedan articular estrategias de defensa de cara a posibles oposiciones o procedimientos judiciales.
No es una sorpresa que diversas personas con una mala intención intenten usurpar los derechos de marca en el metaverso presentando solicitudes preventivas. Las solicitudes presentadas de mala fe para el registro de marcas en el metaverso siguen siendo abundantes, por lo tanto, es necesaria para la empresa el plantear una estrategia para la defensa de la marca en este mundo virtual.
En las distintas jurisdicciones, tienen como fundamento que, el primero que presenta la solicitud se convierte en el titular de los derechos de la marca. Incluso en los EE.UU., donde el uso real en el mercado tiene preferencia sobre la posible fecha de solicitud anterior, se vuelve fundamental el presentar lo más rápido posible la solicitud de registro para tener una base de apoyo, y es que la fecha de esa solicitud, será un punto clave, para establecer cuál es la fecha del primer uso, aunque como tal el uso real se produzca después del registro.
Entonces, ¿Qué estrategia debe seguir cada empresa que busque protegerse en el metaverso? Es importante que, las marcas realicen un inventario detallado de los registros de marca que tiene a su haber, así como anteponer el signo que se va a usar en el metaverso y determinar cuáles serán las nuevas solicitudes en función del uso que estas vayan a tener.
Si la empresa aún no está convencida o de plano no va a utilizar sus marcas en el metaverso, puede establecerse que esta es famosa y proteger sus marcas de usos no autorizados en ese universo, sin embargo, la empresa deberá argumentar que el uso no autorizado en el metaverso y que la misma mancilla la exclusividad de la marca. Pero, ¿Qué pasa con otras marcas menos conocidas?, estas puede que tengan algunas dificultades jurídicas. Las mismas tendrán que recurrir al análisis de la probabilidad de confusión, que se convierte en la base para las reclamaciones por infracción de marca.
En ese caso, el titular de la marca podría enfrentarse a una decisión adversa ya que el tribunal podría centrarse exclusivamente en sí los correspondientes productos y servicios, virtuales o reales, guardan semejanzas entre sí, o sí se encuentran en canales diferentes de comercialización. Por esta razón, es necesario que los titulares de marcas y sus abogados evalúen si es conveniente demandar por publicidad engañosa, así como por apropiación indebida o usurpación.
Uno de los problemas que se ha presentado en el Metaverso en relación con las distintas industrias es la puesta en práctica de la clasificación para las marcas que circulan en este entorno, si bien existen precedentes de otras marcas, eso no quiere decir que el panorama es completamente claro. Un claro ejemplo se encuentra en la moda, la cual originalmente se concibió para el mundo físico, es por esta razón que sigue surgiendo el interrogante a la hora de considerar en qué clase, deben los diseñadores, casas creativas o autores de la moda, registrar sus marcas para ser identificados en el mercado digital.
El no encontrar una solución inmediata al registro de una marca, puede causar que, aunque el entorno sea nuevo, los litigios por derechos de marca sean un problema a considerar en el metaverso. Un litigio por derechos de marca requiere soluciones flexibles para un entorno tan cambiante y una de las consecuencias de este tipo de conflictos, ya sea en el mundo real o virtual, es el daño a la reputación que se generen sobre las marcas afectadas.
Los informes periciales de reputación permiten un objetivo doble en este tipo de casos. Por un lado, acreditar el daño reputacional generado por un conflicto en torno a elementos identitarios de marca y por otro lado, ayudar a medir el grado de semejanza o diferencia entre las marcas o productos en conflicto. Para que sea efectivo, un equipo experto en branding puede analizar rasgos de identificación única por los que una marca genera reconocimiento, como son el logo, la tipografía, el lema, el envase de producto, el diseño de producto, las campañas de publicidad o el diseño de página web, entre muchos otros factores.
Además del análisis de marca, los informes periciales también pueden servir para verificar el impacto reputacional a través de la cuantificación económica de los impactos en medios virtuales y redes sociales. Esto se puede lograr, a través del análisis masivo de datos, un método que toma cada vez más relevancia ante los nuevos desafíos digitales que plantean las distintas industrias en el metaverso.
El primer caso habla de Hermès contra Rothschild, este último es un artista que crea arte digital inspirándose en los modelos de la famosa marca francesa. El autor diseñó para el metaverso un modelo de cartera bautizada Metabirking, para su comercialización utilizó el modelo de NFT en varias plataformas como Opensea. Hermès sostiene que este tipo de utilizaciones vulnera su derecho marcario, por lo tanto, presentó demanda ante las Cortes de EE.UU.
Rothschild, por su lado, presentó su defensa argumentando que su uso se enmarca en el fair use. Para solucionar el problema, la Corte del Distrito Sur de Nueva York recurre a dar aplicación parcial del test desarrollado en el asunto Rogers v Grimaldi, en virtud del cual se concede protección a la libertad de expresión fundamentada por el fair use en cualquier evento, incluso si los aspectos comerciales de una obra están interconectados con el contenido de carácter artístico, en este evento el uso de la marca como expresión debe ser tratado como uso justo.
En otro caso, Nike decidió demandar a StockX por comercializar las imágenes de sus tenis y su marca como NFT sin su autorización. Por su parte, StockX argumenta que su actuación no infringe los derechos de Nike porque se encuentra amparada por la doctrina del agotamiento del derecho y por el fair use nominativo.
Por su parte, Nike realizó una prueba en el mercado en la que observó que al menos 4 pares de zapatos vinculados con la plataforma StockX y los NFT no eran auténticos, es decir, se trataba de falsificaciones. En consecuencia, Nike amplió los cargos de su demanda inicial a piratería y falsa publicidad. Este caso aún no ha sido resuelto por la Corte, sin embargo, funciona para demostrar las dificultades que surgen en el Metaverso entre los bienes tangibles que están conectados a NFT y la definición de la responsabilidad por infracción marcaria.
Para finalizar, es necesario mencionar que se ha vuelto una tendencia común que las marcas combinan las prendas físicas con las digitales para vestir a los avatares de los metaversos que diferentes empresas están construyendo o dentro de los videojuegos, este es el sector en el que han enfocado Valentino, Gucci o Balenciaga. Según Stanley Morgan, en 2030 el metaverso acumulará el 10% de las ventas de lujo, con un valor estimado de 50.000 millones. Sin embargo, este universo presenta numerosos retos legales, entre ellos está, cómo proteger de las imitaciones a los diseños que no se pueden tocar.
La vigilancia de las marcas puede que sea la solución y a la vez el punto más difícil de llevar a cabo en el metaverso, por lo menos en este momento. El mercado de NFT ya está inundado de fraudes y usuarios que expresan la frustración de los creadores y actualmente OpenSea, el mayor mercado de NFT, ha buscado vigilar mejor sus operaciones y cobrar un monto extra por el servicio. En base a estos ejemplos, podemos decir que un entorno digno es aún lejano y en la actualidad abundan los riesgos para las marcas.
Sabemos que, tal y como está pensado, el metaverso se convertirá en un espacio cada vez más amplio con muchos participantes. Sin lugar a dudas se desarrollarán nuevos servicios de vigilancia con modalidades especiales para buscar en él usos fraudulentos de marcas. El hecho de que los clientes colaboren y se vinculen con las acciones de quienes vigilan es una de las formas por las que las marcas pueden saber si se producen usos indebidos. Y, al menos por ahora, las actividades de observancia que se utilizan son las ya conocidas: las cartas de cese y desistimiento o los procedimientos judiciales de seguimiento.
Creative Room. (07 de Noviembre de 2022). Metaverse Fashion Trends, Somos Familia x Nike, Quilmes.
Digerentes. (16 de Noviembre de 2022). En el metaverso también se falsifica.
Lorenzo, M. P. (09 de Junio de 2022). Los retos del metaverso: conflictos por propiedad intelectual.
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