El artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 consagra una de las causales de irregistrabilidad más relevantes y paradójicamente menos aplicadas del régimen andino de propiedad industrial. Dicha norma faculta a la autoridad nacional competente para negar el registro de un signo cuando existan indicios razonables de que la solicitud fue presentada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
No obstante su clara redacción y finalidad preventiva descrita en varias interpretaciones prejudiciales que ya constituyen acto aclarado, en la práctica administrativa actual colombiana, esta causal ha sido progresivamente vaciada de contenido, al punto de convertirse en una disposición casi simbólica. La autoridad marcaria ha optado por una interpretación excesivamente restrictiva que desnaturaliza la norma y contradice tanto su texto como su función dentro del sistema andino.
A diferencia de las causales clásicas de irregistrabilidad centradas en la confundibilidad marcaria, el artículo 137 responde a una lógica preventiva. Su objetivo no es sancionar un acto de competencia desleal ya consumado, sino evitar que el registro marcario se convierta en un instrumento legitimador de conductas desleales.
La norma es clara: basta con que la oficina tenga indicios razonables que le permitan inferir la finalidad desleal de la solicitud. No exige:
Exigir cualquiera de estos elementos implica desconocer que el legislador andino quiso dotar a las oficinas de marcas de una herramienta ex ante, no de un mecanismo sancionatorio ex post.
En la práctica, la autoridad colombiana ha incurrido en dos errores estructurales:
i) Confundir la causal del artículo 137 con la declaración de un acto de competencia desleal.
Se sostiene, de manera implícita o explícita, que solo un juez o una autoridad jurisdiccional puede pronunciarse sobre competencia desleal, y que por tanto la oficina de marcas no puede analizar pruebas de uso o comportamiento en el mercado que constituyan indicios razonables que puedan indicar que la solicitud de marca se presentó para facilitar o pepetrar un acto de competencia desleal.
ii) Subordinar la aplicación del artículo 137 a la existencia de confundibilidad marcaria.
Bajo esta lógica, si no se configura el riesgo de confusión del artículo 136 literal (a), automáticamente se descarta la causal del artículo 137, como si esta fuera accesoria o dependiente.
Ambas posturas son jurídicamente incorrectas.
El estándar probatorio del artículo 137 no es pleno ni definitivo, sino indiciario. La propia expresión “indicios razonables” remite a:
Fotografías de producto, material publicitario, ofertas comerciales, uso simultáneo de signos, coincidencia de canales de distribución o aprovechamiento evidente de reputación ajena son pruebas plenamente idóneas para este análisis.
Negar su valoración equivale a convertir el artículo 137 en una norma inaplicable por definición.
Uno de aquellos casos donde se han presentado dichas inconsistencias y que han sido decididos recientemente en Colombia es el de la solicitud de registro de la marca EXPANPLUS para productos de la clase 30, particularmente para almidones alimenticios. La solicitud fue objeto de oposición por parte del titular de la marca EXPANDEX, registrada previamente para identificar almidón alimenticio utilizado como ingrediente en productos horneados.
Más allá del debate sobre confundibilidad marcaria que por sí solo ya resultaba discutible al tener la opositora sendas marcas con el componente “EXPAN” para la misma clase y sin que dicho componente coexistiera en esa clase, se aportó la siguiente prueba clara de uso en el mercado en las que el propio solicitante ofrecía el producto EXPANDEX EXPANPLUS, utilizando ambos signos dentro del mismo canal comercial.
Dicha evidencia constituía, al menos, un indicio razonable inequívoco de que la solicitud buscaba facilitar un acto de aprovechamiento de reputación ajena y potencial desviación de clientela.
No obstante, tanto en primera instancia como en apelación, la autoridad descartó la aplicación del artículo 137 bajo el argumento de que:
Con ello, se ignoró por completo la naturaleza preventiva de la norma.
La práctica descrita genera efectos preocupantes:
El artículo 137 de la Decisión 486 no es una norma decorativa ni residual. Es una herramienta central para preservar la integridad del sistema marcario y evitar su instrumentalización con fines contrarios a la buena fe comercial.
Persistir en exigir requisitos que la norma no contempla, como una declaración judicial previa o ignorar evidencias contundentes frente a la aplicación de la causal, implica desconocer el diseño del legislador andino y renunciar a una función esencial de la autoridad marcaria: prevenir, no legitimar, la competencia desleal.
Urge, por tanto, una revisión profunda de aplicaciones pasadas de la misma oficina de marcas de esta causal, alineándola con su texto, su finalidad y la realidad del mercado.