Favicon Luzuriaga Castro Original
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En este blog ya hemos hablado del registro de marca y como él mismo es una parte importante del proceso para proteger tu marca, sin embargo, si creen que con registrar su marca es suficiente para su negocio, este podría ser un error común de novato. Uno de los aspectos esencial para proteger la marca, es su vigilancia y este es el tema que trataremos hoy.

La vigilancia es un servicio que tiene la finalidad de evitar que terceros reproduzcan total o parcialmente la marca registrada de los clientes de una firma, evitando además que se aprovechen de su reputación y esfuerzo empresarial.

¿Un servicio de vigilancia de marca registrada?

Una vez que el titular ha conseguido que se reconozca la propiedad de su marca, el siguiente paso que el usuario debe dar para defender sus intereses es contratar un sistema de vigilancia de marca que impida que otros utilicen su nombre, logotipo o elementos diferenciadores o los inscriban también como suyos.

Para evitar que eso ocurra, los servicios de vigilancia de marca se encargan de verificar de manera constante que no haya activado ningún intento de registro de marca que perjudique a sus intereses. 

Así, el usuario, tendrá la seguridad de recibir un aviso inmediato en el caso de que aparezcan registros idénticos o muy similares a los del titular, lo que le permitirá actuar a tiempo. En el caso de que exista un riesgo real podrá comenzar un recurso, evitando que terceros utilicen su propiedad industrial, confundan a su clientela o se aprovechen de los valores intangibles que han creado con su esfuerzo.

¿Qué niveles de vigilancia existen?

Según el tipo de actividad comercial que realice el usuario o cuál sea su radio de acción, va a tener necesidades diferentes para proteger su marca y sus elementos diferenciadores. Esta decisión estará también relacionada con el registro, ya que en ese momento el titular tendrá que decidir si quiere inscribirse a nivel nacional, comunitario o internacional.

Por un lado, la vigilancia de marca nacional evitará que otras empresas ecuatorianas o extranjeras utilicen tu marca en territorio nacional, pero, si tienes presencia fuera de Ecuador, querrás también protección más allá de nuestras fronteras. Podrás hacerlo de forma global o dentro de Latam.

Otra circunstancia en la que puedes necesitar proteger tu marca fuera del país se produce cuando tienes todos los registros creados a nivel nacional y una empresa extranjera quiere registrar tus elementos distintivos para operar dentro de Ecuador.

¿Qué sucede cuando se detectan solicitudes iguales o similares?

En el momento en el que se detecta un intento de registrar un elemento diferencial de la marca, el titular recibirá una notificación informando de los elementos idénticos o aquellos que pueden traerle problemas, así como el número de registro de la marca.

Lo habitual es detectar este incidente antes de su publicación en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, pero, aun así, se puede presentar un recurso de oposición hasta un mes después de que aparezca en el boletín la publicación de la nueva solicitud. 

Si las similitudes son evidentes, el SENADI podrá actuar de oficio, sin embargo para en ocasiones la autoridad puede cometer errores, e incluso la imitación puede ser sutil. En este caso es vital contar con un servicio de vigilancia de marca que le ofrezca al titular de la marca el respaldo profesional que necesitas y se encargue de tramitar y gestionar este recurso de oposición con las causas por las que se debe impugnar la inscripción de forma rápida y eficiente.

¿Durante cuánto tiempo necesitas la vigilancia de marca?

Esto va a depender del usuario y del tiempo que mantenga activo el registro. Según la legislación vigente, la marca se concede por diez años, pero, antes de su vencimiento el titular puede renovarla por otra década. Actualizar los derechos no tiene una fecha final, por lo que las prórrogas pueden ser indefinidas. 

En consecuencia, siempre y cuando quiera garantizar la exclusividad de sus derechos, el titular tendrá que mantener el servicio de vigilancia mientras que su marca esté registrada y concedida.

Como se puede ver, un servicio de vigilancia de marca es la mejor herramienta para tener tranquilidad, sabiendo que hay un equipo profesional velando por los intereses de la marca, capaz de detectar cualquier irregularidad de forma ágil y preparado para defender tu propiedad intangible de forma legal en el caso de que lo necesites. 

 La figura de la oposición

La oposición en el caso de las marcas es la situación en la que una parte elige oponerse a la solicitud de marca existente de la otra parte por una o más razones, como el carácter confuso o similar de la nueva marca.

Por consecuencia, una oposición a la marca debe indicar una o más razones para impugnar una solicitud de marca. Muy a menudo, una aplicación de marca registrada se opone a alguien que tiene derechos previos a una marca registrada idéntica o similar. Sin embargo, las solicitudes de marcas también pueden ser impugnadas por varias otras razones.

Por ejemplo, las oposiciones pueden basarse en la creencia del oponente de que la marca es engañosa, descriptiva, genérica o que puede diluir la calidad distintiva de la notoria marca registrada del oponente. Además de la condición de invocar una razón válida para la oposición, el oponente debe demostrar que tiene pruebas sólidas para oponerse a la solicitud.

Factores para presentar una oposición

Antes de oponerse a una solicitud de marca, debe considerar los siguientes factores: Un oponente debe mostrar tanto un interés y motivo genuinos en el procedimiento de oposición tal como una base razonable para la existencia del daño. Además, un oponente debe considerar e indicar adecuadamente el daño potencial causado por el registro de la marca en cuestión y tener una base razonable para tal efecto.

En lo que se refiere a las pruebas presentadas para motivar y probar la oposición, estas deben consistir en indicaciones sobre el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso de la marca a la cual se opone para los productos y servicios para los que la oposición está registrada y en la que se basa la oposición.  

Es por esto que, si aún no cuentas con este servicio, recuerda que en nuestra firma somos especialistas en el registro de marcas que pueden ofrecerte un servicio de vigilancia de marca a tu medida. Puedes escribirnos y asegurarte que tu marca esté protegida de forma integral.

El 27 de agosto del 2021 se publicó en el Registro Oficial, el Quinto Suplemento No 525, la “Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico”, misma que entre sus aspectos a tener consideración, reformó el Código Orgánico Integral Penal respecto a los delitos en contra de la Propiedad Intelectual en el Ecuador.

El objeto de dicha reforma se enfocó en el combate al comercio ilícito y con un fuerte énfasis en evitar el engaño al consumidor. Esta ley busca impulsar el crecimiento económico de los negocios, además, de brindar seguridad jurídica a personas y marcas que sientan vulnerados sus Derechos de Propiedad Intelectual.

Ahora, tenemos que finalizar este recorrido por esta reforma al Código Orgánico Integral Penal pero antes, te recomendamos darle un vistazo a los Actos Lesivos a la Propiedad Intelectual y los Actos Lesivos a los Derechos de Autor publicadas anteriormente. En esta nota, por su parte, hablaremos del artículo 208C que nos trae a colación temas enfocados en las disposiciones relativas a los actos lesivos a la propiedad intelectual y derechos de autor. 

Escala Comercial

El artículo menciona que, para denunciar, investigar, juzgar o aplicar penas por los delitos presentados en los anteriores artículos, es decir, actos lesivos contra la PI y actos lesivos a los Derechos de Autor, se consideran las siguientes reglas.  

El primer punto hace referencia a la magnitud del valor económico y la cantidad de la mercadería o servicio, es decir, a cuánto asciende la cantidad monetaria del delito. También se tomará en cuenta el nivel de impacto que estos productos pudieron causar al mercado ecuatoriano.

Dentro de este punto, las autoridades sólo están en la obligación de denunciar estos hechos cuando estén seguros de que se tratan de actos a escala comercial. 

Sin embargo, ¿a qué nos referimos con este punto?, se puede considerar que estos actos se realizan a escala comercial cuando la mercadería importada está valorada en más de cincuenta salarios básicos unificados en Ecuador. Es importante recalcar que este valor se vincula directamente con las importaciones.

Pero, ¿cómo podemos valorar estos productos?, para dar un valor aproximado de los mismos se tomará en cuenta el precio del producto original, es decir, el valor individual del producto comercializado por la marca, esta medición se contempla especificamente con productos importados al país. 

Reglas para determinar la Imposición

El segundo punto vuelve a revisar la idea de las penas y menciona que se tomará en consideración el monto del perjuicio ocasionado, es decir, la cantidad y el valor del producto o servicio que buscaba ser comercializado y que fue incautado por la autoridad.

Como corresponde, este punto recalca las opciones para considerar este tipo de delito, teniendo en cuenta la magnitud del valor económico, la cantidad y el impacto que puede tener en el mercado, permitiendo a la autoridad tener varias vías para determinar el perjuicio ocasionado al titular del derecho marcario y poder compensar a la víctima.

El tercer punto, en un principio nos presenta la figura de la persona jurídica, recordemos que es un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero no como persona física, sino como institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro. Las personas se pueden clasificar en dos grandes tipos: jurídicas individuales o jurídicas colectivas, que generalmente se les suele denominar personas físicas y personas morales, respectivamente.

Teniendo en cuenta esta figura, el tercer punto nos dice que si la persona jurídica es la responsable de actos lesivos contra la PI y actos lesivos a los Derechos de Autor, será sancionado con el decomiso de los bienes infractores. Con este punto la autoridad tiene la potestad de incautar productos falsificados que vulneren la propiedad intelectual de cualquier marca previamente registrada en Ecuador.

En este punto también se menciona que la persona jurídica tendrá una multa independientemente de la responsabilidad penal que tengan las personas naturales que sean parte de este delito. Con esto en mente se sancionará a las personas jurídicas con una o varias de las penas específicas aplicables a las mismas.     

Decisión del Juez

De determinarse la responsabilidad de las personas el tribunal o juez de garantías penales ordenará la adjudicación gratuita o destrucción de bienes infractores, es decir que los productos incautados pueden ser procesados como parte de beneficencia o en otros casos serán destruidos en beneficio de la persona o marca damnificada.

Esta orden debe estar sustentada por un informe pericial, donde se determine las características del producto original y sus diferencias con el pirata. Además, se presentarán varias pruebas que sustenten el proceso y que deberán ser presentadas en la etapa correspondiente, la valoración total de esta evidencia está sujeta a las reglas generales mencionadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Algo interesante, y que debería tenerse en cuenta, es que, el perjudicado, dentro la fase de investigación previa, puede solicitar al juez competente la orden de adjudicación gratuita o destrucción de los objetos investigados, esta petición se fundamenta en un informe de un perito acreditado ante el Consejo de la Judicatura y otros indicios relevantes. 

¿Qué pasa con los costos de destrucción?

Los costos que se generen de la destrucción de mercancía pirata corresponderá a la persona que comete el delito. Y sí, quien efectúa el delito más allá de pagar su multa o su condena de prisión, también deberá pagar por la destrucción de los productos. Sin embargo, cuando no se logra determinar la responsabilidad de persona alguna, los costos por destrucción serán asumidos por el titular de la marca infringida.

En el caso de que dicha mercancía incautada beneficie, subsane o cubra una necesidad social, podrán ser donados, pero se destruye o inutiliza los aspectos que infrinjan la propiedad intelectual. 

Es decir, cualquier signo distintivo que los identifique no podrá ser visible en dichos productos, esta acción se llevará a cabo siempre y cuando no perjudique la naturaleza o la funcionalidad de la mercancía. El titular del derecho deberá ser veedor de estos procesos y colaborar con la gestión correspondiente.

Agravantes y otros puntos

Algunas circunstancias agravantes, además de las previstas en el COIP, se tendrá en cuenta el haber recibido apercibimiento de la infracción, que los objetos materiales de la infracción provoquen daños a la salud y que las infracciones se cometan respecto de obras inéditas.  

En el último punto y para terminar este artículo, es importante mencionar que en esta clase de delitos cabe la conciliación entre partes, en base a los términos establecidos por el COIP aún si el monto de la infracción supera los treinta salarios básicos unificados del trabajador en general.

En medio de un operativo de control y funcionamiento de locales de diversión nocturna en la jurisdicción del Distrito 9 de Guayaquil y tras una denuncia reservada se procedió a ingresar al Edificio #845 ubicado en las calles Víctor Manuel Rendon entre Rumichaca y García Avilés.

Cuando el personal de la policía se retiraba observó a un ciudadano quien llevaba entre sus manos una envoltura transparente ovalada, al percatarse de la presencia de la policía el ciudadano empezó a correr, subió por las escaleras hacia el tercer piso del edificio despojándose del objeto antes mencionado y cerró la puerta de un departamento.

Situación

Acto seguido la policía procede a la verificación de la envoltura transparente, dicha envoltura se trataba de un par de zapatos color blanco tipo deportivos con el logotipo “Nike”. Al visualizar al interior del departamento se observaron varias perchas conteniendo varias envolturas plásticas de similares características a la encontrada en el exterior del departamento.

Al ingresar al inmueble se encontraron varios stands con pares de zapatos deportivos falsificados de distintas marcas entre las cuales se encontraban Nike, Adidas, Puma, Vans y Reebok, marcas a las cuales Luzuriaga & Castro representan, así es que, luego del registro del dormitorio se procedió a detener a los individuos dentro del inmueble.

Así es como, las personas que en ese momento se encontraban en el domicilio fueron detenidas por la autoridad, en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 208A que describe lo siguiente:

“Serán sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año, comiso y multa de ocho hasta trescientos salarios básicos unificados del trabajo en general, la persona que, a sabiendas, en violación de los derechos de propiedad intelectual contemplados en la normativa aplicable, realice uno o más de los siguientes actos con fines de lucro y escala comercial.”

Resolución

Teniendo en cuenta este contexto, el 26 de noviembre de 2021 se dio a lugar la audiencia de juzgamiento en contra de los acusados, por el delito tipificado en el Art. 208A del COIP. Como tal, esta sentencia se constituye como la primera vinculada al Art. 208A en todo el Ecuador, desde que el artículo fue reformado el 27 de agosto de 2021.

Este juzgamiento concluyó con una sentencia condenatoria en contra de los acusados, y a la par con la destrucción de la mercadería falsificada, de acuerdo a lo que establece el Art. 208C del mismo cuerpo legal.

“De determinarse la responsabilidad de la persona natural o jurídica el tribunal o juez de garantías penal correspondiente ordenará la adjudicación gratuita o destrucción de los bienes infractores. Esta orden estará sustentada en un informe pericial que permita determinar su licitud; así como, en la o las pruebas que existan en el proceso y que sean expuestos en la etapa correspondiente. La valoración de ésta y demás pruebas seguirá las reglas generales establecidas en este Código.”

Como se mencionó anteriormente, este caso es muy importante, ya que representa la primera sentencia en Ecuador asociada a la reforma del Art.208A que se publicó en el Registro Oficial 525, quinto Suplemento, del 27 de agosto de 2021. Y como tal esta resolución representa el primer impulso de una reforma que busca un mercado justo para todas las marcas que invierten en el país o que están pensando en hacerlo, así como una obvia preocupación y protección a los intereses de los consumidores.

La Capacitación es un proceso que posibilita al usuario la apropiación de ciertos conocimientos, capaces de modificar los comportamientos propios de las personas y de la organización a la que pertenecen. Luzuriaga & Castro Abogados lleva más de 10 años capacitando a autoridades policiales y aduaneras dentro de todo el Ecuador.

Dentro del proyecto de capacitaciones, la persona que lo organiza y que se encuentra al frente del mismo es nuestra directora administrativa y capacitadora Sindy Castillo, la cual cuenta con más de 7 años de experiencia en el campo. En este escrito ella nos contará cómo se organiza y se llevan a cabo las capacitaciones en L&C.

Contacto y Organización

Las marcas siempre están preocupadas por proteger tanto al producto como al consumidor, el mero hecho de que exista la falsificación de productos siempre afectará al consumidor y a obviamente a la marca.

Ahora, ¿cómo se organizan este tipo de eventos? El contacto directo con los representantes marcarios en LATAM es uno de los puntos principales en la preparación para estos eventos, principalmente porque, sin el apoyo de las marcas no se podría generar estos talleres para las autoridades.

De igual forma, coordinar la asistencia de los miembros de la Policía y otras instituciones públicas, como los capacitados es fundamental. La apertura para impartir este tipo de información ha sido fundamental para la estructura del proyecto, ya que como tal, sin la presencia de las autoridades, por más apoyo de las marcas, el objetivo del taller no se vería cumplido.   

Sí este tema es de tu interés te recomendamos leer: Desarrollo de Talleres de Propiedad Intelectual de Octubre.

Marcas, autoridades y capacitaciones.

Ahora, para Sindy “la participación de una marca permite compartir con autoridades información que les ayudará en el desarrollo de sus funciones.”

Es necesario mencionar que, las capacitaciones ofrecidas a las autoridades son presentadas con el objetivo de actualizar el conocimiento de los asistentes con respecto al desarrollo normativo y los derechos de propiedad intelectual, así como técnicas de reconocimiento de producto falsificado.  

Lo importante es no olvidar el alto grado de responsabilidad que conlleva el presentar información sensible y recordar que el conocimiento impartido a los miembros del taller será utilizado, si no es en su cotidiano, será importante para su labor como autoridad dentro del país.

Es así que, para cumplir con las expectativas del proyecto se debe hacer bien el trabajo y manejar una ética impecable. El término al que se hizo referencia al finalizar dicha idea fue “tener probidad profesional”, es decir, tener cierto nivel de moralidad e integridad en el accionar profesional, ya que todo se puede asociar con lo que tú haces, por tanto, es necesario alinearse con los objetivos de protección que el taller propone.

Adaptarse al Modo Online

Para el equipo el adaptarse al modo online, se concibió no como una imposibilidad sino como un reto, “venimos de un año donde debimos dar muchas concesiones a la tecnología y las reuniones virtuales demostraron que éramos capaces de trasladar las capacitaciones a esta modalidad.”

El reto en un principio no se vería afectado por el factor humano, más bien dependería de los medios, la conectividad y las herramientas disponibles, para llevar a cabo un trabajo adecuado. 

¿Por qué el factor humano no afectó a que se llevarán a cabo este tipo de programas? En un principio, fue por la adaptabilidad del equipo de trabajo y la facilidad con la que la autoridad se vinculó a cada uno de estos eventos. Fue gracias a esa participación de las autoridades que las marcas vieron el valor en las capacitaciones y se dio luz verde al proyecto. 

A pesar de lo mencionado anteriormente, el adaptarse como equipo de trabajo y que esto funcione en la práctica, no fue inmediato, pero sí lo suficientemente rápido para que los contenidos presentados a las autoridades sean mucho más eficientes que cuando se lleva a cabo un taller presencial.

Saber como se lleva a cabo un taller virtual es importante, puedes conocer más del proceso en: Segundo Seminario Binacional Ecuador – Perú

Lo bueno y malo

Uno de los puntos buenos de los talleres online es lo adaptativos que se vuelven, permitiendo a las autoridades reunirse a pesar de tener inmediatamente otras actividades. Como tal, no existe limitación de espacio físico y las autoridades se pueden reunir a pesar del lugar en el que se encuentren, esto permitió que las autoridades no vean dificultades en factores externos que antes les impedía ser parte de las capacitaciones.

Sin embargo, a pesar de que es un punto positivo, el hecho mismo de que las autoridades tomen la capacitación donde deseen crea un reto para el equipo. Competimos con las actividades diarias de las autoridades, así que, se vuelve complejo el llamar su atención y esperar la correspondiente retroalimentación de su parte. Por esta razón es complejo saber si la autoridad sigue sintiéndose atraída a las capacitaciones a pesar de que no son presenciales.

Retos para el 2022

Cada año mejora nuestro servicio, como se mencionó anteriormente para el 2022 se espera mayor interacción y mejores elementos audiovisuales que permitan romper esa distancia que se ha generado entre la autoridad y el capacitador en la modalidad virtual.

Además, para este nuevo año se tiene pensado potenciar la modalidad mixta, donde tanto las autoridades online como las presenciales se vinculen y puedan acceder a la información a pesar de encontrarse en dos o tres ciudades distintas.

Para finalizar y como lo menciona Sindy “capacitaciones es un proyecto que se construye año a año, tengan por seguro que el próximo traerá varios retos a los cuales enfrentar y nuevas posibilidades con las cuales aportar mayor conocimiento, en temas de Propiedad Intelectual, a las autoridades del Ecuador.”

Autor: Robinson Coronel / Noviembre 2021

“Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, Artículo 27.)

De allí que, en una era marcada por la evolución vertiginosa del conocimiento y su incidencia en el crecimiento de las sociedades, el desarrollo paralelo de la protección a los derechos de propiedad intelectual se convierte en una necesidad de obvia prioridad.  

En ese discurrir vertiginoso suele quedarse postergada cierta normativa poco aludida, y no por eso menos importante para garantizar el respeto a los derechos, como es el caso de las acciones civiles en materia de propiedad intelectual. 

Es en base a esta temática que, confluye el interés de este artículo, presentando un recorrido por la evolución de las mencionadas acciones civiles a través de las tres últimas normas ecuatorianas sobre propiedad intelectual, que ciertamente son las más importantes. 

El estudio se centrará en tres puntos, estos buscan sintetizar  la transformación y el desarrollo de la norma durante los más de cuarenta años que lleva vigente en la legislación nacional. 

Como primer punto, se revisará la  evolución en términos de contenido y forma, con una perspectiva más bien general, para luego detenernos en dos temas que son de particular interés: las observancias y los procedimientos, presentando un enfoque especial en sus funciones y competencias.

1. Del contenido y la forma. La evolución en la norma.

Nos remontamos a la historia de las acciones civiles de protección a la propiedad intelectual hasta la Ley de Derechos de Autor, promulgada en 1976 y publicada en el Registro Oficial Nº 149.

Entonces, tales acciones civiles se centraban  en 5 artículos del capítulo II (Art. 120 al 125). Donde se establecieron sanciones civiles a cualquier violación de los derechos reconocidos en el cuerpo legal. Y facultaron para incluir en la demanda el cese de los actos violatorios, el comiso de ejemplares objeto de la infracción y la indemnización por daños y perjuicios. 

Sin perjuicio de las acciones penales que en aquella época se podían entablar por los actos violatorios, la norma permitía al titular del derecho presentar al mismo tiempo una demanda ante el juez de lo civil. Los responsables de las violaciones eran condenados a sanción pecuniaria. 

El próximo gran paso se dio en 1998, con la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). En aquella época, Ecuador ya entraba de lleno en la internacionalización normativa de la PI y la legislación interna buscaría corresponder a  esta realidad. 

Si la Ley de Derecho de Autor (1976) tenía como referente la Convención Universal sobre Derechos de Autor de Ginebra (1952), la Ley de Propiedad Intelectual (1998) terminó siendo influenciada paulatinamente por el Acuerdo de los ADPIC (1995), incluido en el ordenamiento jurídico interno en 1996  (Registro Oficial Nº 977-S), el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996) ratificado por Ecuador en 2002 (Registro Oficial Nº 711)  y por mencionar a los más importantes la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (1993), que dispuso un régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos para los países que la conforman (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia), vigente en Ecuador desde 1994 (Registro Oficial Nº 366).

Por lo demás, en la Ley de Propiedad Intelectual terminarían confluyendo varias leyes conexas que estaban dispersas. Hablamos de la propia Ley de Derechos de Autor, la Ley de Marcas de Fábrica y la Ley de Patentes de Exclusiva Explotación de Inventos, todas promulgadas en 1976.

De esta confluencia surgió un cuerpo legal robusto, comparado con el de 1976. En materia de acciones civiles, los artículos alusivos pasaron de 5 en la primera ley a 27 en la segunda, lo que a priori supone un mejor desarrollo normativo. Moldeado por la legislación internacional, no se trató sólo de un movimiento cuantitativo en el articulado, sino más bien cualitativo, incorporando  detalles y normas sin precedentes, como es el caso de las Observancias en materia de propiedad intelectual (a las que nos referiremos más adelante). 

La tercera ley en cuestión es el vigente Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016), mejor conocido como el Código Ingenios. Y si, en la ley anterior, el terreno fue marcado por la legislación internacional sobre PI, en esta Ley el legislador ecuatoriano dio un golpe de timón imprimiendo una profunda carga subjetiva en la norma, distanciándola en algunos casos del ámbito internacional y la aplicación convencional de los acuerdos vigentes. Un ejemplo de ello se evidencia en las acciones civiles de protección a la Propiedad Intelectual, concretamente en el caso de las Observancias que veremos a continuación.

Es necesario tener claro que, el Código Ingenios cuenta con un articulado aún más grueso que el de la ley anterior en términos generales, refinando el tratamiento de acuerdos y convenios que lo obligan y como mencionamos, se incluyó  en el cuerpo legal medidas que el legislador ecuatoriano consideró de interés nacional. 

Sin embargo, el crecimiento en el desarrollo normativo no alcanzó a las acciones civiles, lo que es evidente en el nivel cuantitativo, sumando un total de 14 artículos, incluyendo las providencias preventivas dispuestas en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), que reduce casi a la mitad la cantidad de artículos alusivos respecto de la ley anterior. 

El particular se debe, fundamentalmente, a que el Código Ingenios no incluye las providencias preventivas o cautelares en el propio cuerpo legal, como sí hacía la Ley de Propiedad Intelectual, sino que las dispone en el COGEP en un solo artículo, obviando así detalles procedimentales específicos de la PI, lo que tendrá consecuencias justamente en términos de proceso, como veremos en el último tramo del presente artículo.  

2. Observancias

Le debemos las Observancias, en términos de Propiedad Intelectual, a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que las dispuso en el Artículo 41 del Acuerdo de los ADPIC (vigentes desde 1995), con el fin de verificar que las acciones y medidas implementadas, protocolos, fallos judiciales, entre otros, sean eficaces, tanto para sancionar infracciones como evitar que se produzcan nuevas. 

Los ADPIC enuncian postulados generales o observancias que luego se adaptan a las legislaciones nacionales, vinculándose orgánicamente con el cuerpo legal vigente en cada país. 

Se trata de postulados como: “Que se realicen procedimientos justos y equitativos, que no sean complicados o gravosos, que no tengan plazos injustificables o retrasos innecesarios, que se tomen decisiones razonadas y basadas en pruebas, entre otros.”, según explicaba el Dr. Andrés Tinajero durante su participación en el Seminario Binacional Ecuador/Perú “Luchando contra la Falsificación y Piratería durante el COVID/19” (2020), co-organizado por Luzuriaga & Castro Abogados.

De  manera que, el orden jurídico andino es de naturaleza supranacional (desde la Decisión Andina 351), las observancias planteadas en los ADPIC ingresaron a la legislación ecuatoriana a través de la Decisión Andina 486 (2000), dispuestas en dos postulados que a la postre serán obligatorios para los miembros:

1.- Que la autoridad nacional pueda actuar de oficio, iniciando acciones previstas en la legislación nacional y;

2.- Que el titular de un derecho puede entablar acción contra cualquier persona que lo infrinja o contra quien realice actos que deriven en una inminente infracción. 

Ahora, a nivel nacional, las observancias se inscriben por primera vez en la Ley de Propiedad Intelectual e implican también a las acciones civiles dentro del cuerpo legal. Se traducen en  Observancias Generales (Art. 288) y  Observancias Positivas (Art. 289).

No obstante, al realizarse la transición de la Ley de Propiedad Intelectual al Código Ingenios,  el legislador ecuatoriano vio la necesidad de plantear la observancia en tres niveles, agregando la Observancia Negativa (Art. 541) a las dos precedentes, General (Art. 539) y Positiva (Art. 540).

Se trata de una novedosa y poco convencional apuesta que pretende “evitar y reprimir el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual”, tanto como garantizar la licitud de actos (previos, actuales o futuros) respecto a los derechos de PI de terceros.

En el primer caso la utilidad práctica de la norma estaría dispuesta en la disuasión de abusos, por ejemplo de un titular de derechos con posición dominante en el mercado, buscando así “garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales y la difusión del conocimiento”.

En el segundo caso, con una intención más técnica y menos política, el objeto es la información oportuna que ayude a evitar el cometimiento involuntario de ilícitos; por ejemplo, ante consulta informar sobre la vigencia de una patente o el vencimiento de otra.

Pero volvamos al primero, que suscita un mayor interés para este artículo. Se plantean diversos cuestionamientos sobre este particular, como la dificultad que supone inferir crítica y objetivamente ¿cuándo se abusa del ejercicio de un derecho, si la titularidad del derecho es justamente para ejercerse? ¿No es más claro si es un tercer derecho el que limita al primero, en lugar de poner los límites en el propio derecho? Este terreno pantanoso genera dudas sobre la pertinencia del tratamiento realizado, como suscita inquietud una disposición en el artículo 553, donde se señala que mediante acción de observancia negativa “Se podrá ordenar la suspensión, dentro del ámbito de su respectiva competencia, de las medidas cautelares, así como de cualquier otra acción que haya sido tomada por terceros a solicitud del titular o parte interesada”.

Vale reiterar que “la Observancia Negativa es muy poco convencional en el ámbito de la propiedad intelectual, tanto que no está contemplada en la Decisión Andina 486 y tampoco en la gran mayoría de legislaciones alusivas a nivel mundial.  También es poco convencional en Ecuador, donde apenas se registra un puñado de casos en los que se aplica", como menciona el Dr. Andrés Tinajero durante su participación en el mencionado Seminario.

3. Procedimiento

El vacío en la aplicación de las providencias preventivas o cautelares. 

Es de común manejo en el ámbito profesional que las providencias preventivas o cautelares son acciones secundarias, que acompañan y se presentan junto con -según legislación vigente- la demanda, que es la acción principal.

Durante la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual, las diligencias preventivas se inscribían en dos ámbitos complementarios, los mismos que constaban en el Código de Procedimiento Civil (CPC) y formaban parte del cuerpo de la Ley. En el primero (CPC) las diligencias en general y en la Ley de Propiedad Intelectual las específicas para PI. Tal distribución era muy conveniente a los procesos, porque la misma LPI detallaba qué diligencias eran aplicables y el procedimiento respectivo.

En la transición al Código Ingenios, las diligencias desaparecieron del cuerpo legal y pasaron a incluirse estrictamente en el COGEP (la evolución del Código de Procedimiento Civil), en el que se inscriben los procesos correspondientes a las leyes en materia civil. 

Con ello, las providencias preventivas o cautelares específicas para PI se desplazaron todas a un solo artículo del COGEP (por Disposición Transitoria Décima Primera del Código Ingenios), incluida luego del Art. 133 como Art. “innumerado”. El mencionado artículo incorpora las mismas disposiciones que en la LPI, pero agrega en su contenido una disposición que es objeto de controversias; a saber que, el juez podrá disponer la adopción de providencias preventivas “previo informe favorable de la autoridad competente en materia de propiedad intelectual”.

Sabemos que, en derecho, mucho de lo que a priori parece nimio en realidad no lo es. Este es el caso en cuanto a las providencias preventivas. El mentado “informe favorable” ha generado dudas porque no especifica bajo qué figura obtendrá el juez tal informe y el alcance del mismo. Concretamente, si se hace mediante tutela administrativa, que sería el derrotero natural, en la práctica supone una demora imposible de aceptar procedimentalmente en materia de PI y en términos jurídicos, como bien explica Alfredo Cuadros, “sería atentar contra la autonomía e independencia del poder judicial, dado que la resolución administrativa sería condicionante para el juez”.

A la fecha de publicación del presente artículo, no existe disposición oficial que resuelva el vacío procedimental. 

Conclusiones

La importancia del detalle en la Ley

La gran cantidad de artículos (acaso excesiva en el Código Ingenios) y el detalle que en ellos se imprime requiere conocimientos técnicos que muchas veces el legislador ecuatoriano no tiene. Los legisladores no provienen necesariamente del ámbito del derecho y, por lo mismo, es normal que desconozcan la estructura y la forma del nivel operativo o ejecutivo que sostiene el Sistema de Justicia. 

Se produce allí una escisión  dentro del sistema jurídico que genera luego conflicto (dificultades, controversias, errores…) en torno a la aplicación de la norma. Lo vimos en el caso de las tutelas administrativas, un dilema que si bien se resuelve con la elaboración de un adecuado reglamento, no deja de demostrar que existe una distancia incómoda entre el órgano generador y el órgano ejecutor de las leyes, que se evidencia en el instrumento legal. 

Consideramos al respecto que sería oportuno incluir profesionales del derecho, debidamente calificados y probos, que aporten en el nivel legislativo su mirada técnica sobre la concordancia de la norma y luego colaboren en la redacción. De esa manera, sin intervención en el contenido, su trabajo se centraría en la elaboración de leyes adecuadas y solventes, acordes con el cuerpo legal vigente.

La importancia de la legislación internacional en materia de PI 

Con respecto a lo expuesto sobre las observancias, es importante considerar que toda ley alusiva a la Propiedad Intelectual supone una pieza clave para hacer posible el vínculo comercial del país con el mundo entero, entre otras cosas justamente porque dispone la aplicación a nivel local de los consensos y acuerdos generados y reconocidos a nivel internacional. 

Tomar distancia, con un camino propio, como sucede con las Observancias Negativas, pero también con otros episodios del Código Ingenios, le puede valer al país serios reveses en términos de comercio y relacionamiento global.

En este sentido el legislador ecuatoriano no debe dejar de reconocer que Ecuador es un país pequeño y (muy) poco incidente dentro del enorme e influyente universo de la propiedad intelectual. Si lo hace, posiblemente consideraría aplacar ciertas pretensiones “soberanistas” que podrían aislar al país más que destacarlo.

Referencias

Instrumentos legales nacionales aludidos

Instrumentos legales internacionales aludidos

El pasado jueves 16 de septiembre, Luzuriaga & Castro Abogados, fuimos invitados por la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud de la Policía Nacional del Ecuador para participar en la casa abierta desarrollada por el Día Mundial de la Seguridad del Paciente en las instalaciones del Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional, con la presencia de un stand donde expusimos temas relacionados a la Seguridad del Paciente.

En este evento se presentaron varios stands donde se dieron a conocer varios servicios que presta la casa de salud a la ciudadanía, con el objetivo de dar énfasis a la bioseguridad del paciente, así mismo, se coordina de manera constante con el Ministerio de Salud junto al apoyo de empresas privadas y de esta manera brindar atención de calidad al servidor policial.

Esta feria representó una oportunidad para desarrollar y demostrar la importancia de brindar a los pacientes, médicos, policías y consumidores en general, medicamentos originales y exponer las consecuencias a la salud que puede producir el utilizar productos falsificados. Así mismo, en esta casa abierta, desde nuestro stand, buscamos promulgar una cultura que proteja los derechos de Propiedad Intelectual en la sociedad.

Participación de L&C

Nuestro stand presentó marcas como Johnson & Johnson, Merck y Procter & Gamble con exposiciones referentes a la identificación de productos falsificados. Por parte de la Marca Johnson & Johnson, Regina Zamith, mencionó la importancia de este tipo de eventos y el gran valor que tienen para una marca el vincularse directamente tanto con autoridades como con usuarios consumidores de sus productos.

Por parte del staff de Luzuriaga & Castro Abogados, de la mano de Sindy Castillo, se presentó la identificación de productos originales de las marcas Merck y Procter & Gamble, así como una visión legal y una mención a las nuevas reformas de ley, por parte de nuestros abogados María Paula Salgado y Álvaro Murillo.

Sí deseas ver más de nuestra participación en este evento puedes revisar nuestro repositorio de Capacitaciones o este video a continuación

Con la llegada de las reformas publicadas en el Registro Oficial 525, el 27 de agosto de 2021, en el Quinto Suplemento, se presentan los artículos 208 A, B y C del Código Penal del Ecuador, los cuales buscan establecer un marco normativo óptimo para la protección penal a los derechos de Propiedad Intelectual en el territorio.

Por un lado, los artículos 208A y 208B buscan tipificar las conductas infractoras a derechos de patentes, marcas, derechos de autor, modelos industriales, obtenciones vegetales y esquemas de trazado, por su parte el artículo 208C establece disposiciones particulares y necesarias, relacionadas a procedimientos de protección a derechos de PI

Estos tipos penales, verbos rectores y conductas punibles, como ya se mencionó, abarcan derechos que no contaban con protección en la anterior versión de la ley. Es así que, este nuevo marco normativo brinda seguridad jurídica a inversionistas y propietarios de marcas como lo veremos a continuación.

Decomisan más de 600 mil dólares en tintas falsas

A través de la operación impacto 678 la Unidad Nacional de Delitos Aduaneros de la Policía Nacional decomisó más de 600 mil dólares en tintas de impresora que se fabricaban de forma clandestina en el centro-norte de Quito.

Detrás de la fachada de un local de copias y venta de tintas se camufló un negocio de sellos y tintas adulterados. Esta acción permitió que, las tintas con un valor de 1 dólar, por su calidad, manufactura artesanal y falta de estándares de calidad, sean vendidas en 10 dólares, generando un sobreprecio del 1000% por su valor total.

La competencia desleal mostrada por los perpetradores no solo llegaría a perjudicar a los usuarios ecuatorianos, dichos productos falsificados y con una calidad pésima cruzaron la frontera en dirección a los mercados de los países hermanos Colombia y Perú.

Estas acciones, investigadas por nuestro Estudio Jurídico en conjunto con la policía, determinaron que, dicho negocio no solo lucraba bajo el nombre de las marcas que representamos, sino que, la oferta de un producto de tan bajo nivel afecta directamente a los clientes y a su confianza en la imagen de la marca suplantada. 

Código Ingenios

Por otro lado, también se encuentran las reformas del Quinto Suplemento, a los artículos 575 al 583 del Código INGENIOS, en el Ecuador, establecen un importante sistema de protección a los derechos de Propiedad Intelectual en Aduanas.

Con este nuevo marco normativo, el país volvió a implementar un sistema internacionalmente probado y que brinda una protección real a los derechos de Propiedad Intelectual en Aduanas. A pesar de que el procedimiento presenta desafíos tanto para las autoridades como para los titulares de los derechos, quienes deben perfeccionar sus estrategias para cumplir los plazos establecidos en la ley.

En este tipo de procedimiento, se busca la colaboración de los titulares de marca con las autoridades correspondientes como se demostrará a continuación.

Incautan mercadería de contrabando en Guayaquil

Un ejemplo del trabajo en conjunto permitió que cerca de 17.500 pares de zapatos y 3.000 carteras falsificados sean incautados. Esta mercancía fue hallada dentro de un contenedor que ingresó a un puerto privado, en el sur de Guayaquil.

El cargamento está valorado en más de 480 mil dólares. Según Marlon Rodríguez, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Aduaneros, dicha mercancía no fue declarada por su propietario, además menciona que, pueden existir funcionarios del servicio Nacional de Aduana que conocen sobre el delito, sin embargo, no alertan sobre estas irregularidades.

El contenedor fue importado desde China, en Asia. Su propietario, también de esa nacionalidad, es ahora investigado por las autoridades porque en su declaración de impuestos, no justificó este cargamento, que iba a comercializarse en Guayaquil.

La combinación de la acción por parte de las autoridades, los esfuerzos de los titulares para proteger sus marcas y las leyes adecuadas, permiten día a día que el país se vuelva mucho más atractivo a la hora de introducir marcas mucho más competitivas, ya que, como se evidencia, todas las partes están realizando un gran esfuerzo por crear un mercado ecuatoriano sin presencia de competencia desleal.

Leaders League es una firma de medios francesa con sede en París que analiza el mercado legal, financiero, entre otros. Definida así misma como una “business media company and rating agency” cuyos rankings son creados tras un cuidadoso examen de análisis de mercado y reportes de auditoría.

Intenta tener una visión lo más 360° posible, del servicio que brindan los profesionales. Para ello, compilan información por varios meses y de cuatro fuentes distintas. 

  1. La primera es el estudio de abogados susceptible de ser calificado (cuestionario).
  2. La segunda son los estudios competidores.
  3. La tercera son los usuarios o clientes
  4. La cuarta fuente de información es la que se llama el tercero calificado (qualified third party review). Se trata de un interlocutor que no es ni un competidor ni un cliente, pero que ha trabajado con el estudio o ha visto al estudio en acción. Por ejemplo, en el caso de un ranking de abogados que tratan temas de litigios y arbitrajes podría ser peritos, agencias especializadas en comunicación de crisis, árbitros, etc.

Los rankings de Leaders League analizan el mercado legal y financiero de más de 40 países, haciendo un estudio de los mejores profesionales por país, tienen un alcance internacional y cuentan ya con múltiples categorías. Como se mencionó, los mejores estudios y abogados en distintas jurisdicciones en Latinoamérica, son seleccionados en diversas bandas denominadas “Líderes”, “Excelentes”, “Altamente recomendados”, “Recomendados” y “Práctica valorable”.

En esta ocasión, el portal, por tercer año consecutivo, ha destacado el trabajo de Luzuriaga & Castro en Ecuador en el área de Propiedad Intelectual, así como en Innovación, tecnología y telecomunicaciones.

Los Rankings en los que nuestra firma fue reconocida son: 

Propiedad Industrial

Cumplimiento y antipiratería por tercer año consecutivo como Líderes

Litigios de propiedad intelectual como Altamente Recomendados

Marcas: registro como Estudio Juridico Recomendado

Innovación, tecnología y telecomunicaciones

Derecho de datos personales como un Estudio Jurídico Altamente Recomendado

A continuación, puedes revisar nuestro posicionamiento en los Rankings

Autor: María Paula Salgado / Julio 2021

Las distintas acciones por infracción, que la ley ecuatoriana vigente contempla para la protección de los derechos de propiedad intelectual, permiten a sus titulares ejercer sus derechos excluyentes, con el fin de evitar vulnerar sus derechos válidamente registrados. Estas acciones permiten, entre otras: medidas de cese, la incautación, aprehensión, o detención de los bienes o productos que son el resultado de una vulneración a los derechos de propiedad intelectual. 

Los productos que son retenidos, son utilizados como medios probatorios dentro de las distintas acciones, y para su efecto se presumen infractores hasta que, dentro del respectivo procedimiento exista una experticia la cual determine que los objetos vulneran derechos de propiedad intelectual, ya sea porque reproduce un diseño industrial, hace uso no autorizado de una marca, reproduce sin autorización una obra entre otros ilícitos contemplados en la ley.   

Una vez que las diligencias dispuestas y practicadas por la autoridad competente a cargo de la acción por infracción permitan determinar si existe una infracción a los derechos de propiedad intelectual válidamente registrados por su titular, es necesario que,  además de imponer al infractor las sanciones o multas  establecidas en la ley, se pronuncien sobre el destino que se debe dar a los objetos que vulneran aquellos derechos. 

Ahora bien, previo a analizar el destino que deben tener los objetos ilícitos o infractores es necesario responder la siguiente pregunta: ¿Cuando estos productos son considerados como infractores o ilícitos?

La licitud, es utilizado como un adjetivo cuando nos referimos a que una conducta o un objeto se encuentra acorde a la ley y a la moral.  Cuando hablamos de  mercancías ilícitas aludimos a que su origen, producción o comercialización no se encuentra enmarcada en el ordenamiento jurídico vigente. 

Sobre este punto, y para efectos explicativos, la OMC dentro del Anexo 1C de los ADPIC, hace referencia y menciona que se entiende por mercancías falsificadas, aquellas que incluido en su embalaje lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio, o que no pueda distinguirse de sus aspectos esenciales, a modo que lesionen los derechos que al titular le fueron otorgados acorde a la legislación. También se refiere a las mercancías piratas, y menciona que, son copias realizadas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona autorizada por él.

Por consiguiente, es posible afirmar que nos encontramos frente a mercancía ilícita, cuando ésta, contraviene la norma legal expresa.  En consecuencia un producto deberá ser considerado como infractor a los derechos de propiedad intelectual cuando vulnera los derechos reconocidos a su titular.  

Situación Actual en Ecuador

Continuando con el análisis, y como se mencionó anteriormente, dentro de las acciones de protección para que una mercancía sea considerada como infractora, además de que su titular confirme que no existe autorización para el uso o disposición de sus derechos, es necesario que se realice una  experticia o pericia. 

Actualmente, en el Ecuador, existen profesionales que realizan estos informes, donde en base a comparaciones de un producto dubitado con otro indubitado permite deducir su autenticidad, estos profesionales cuentan con la acreditación correspondiente ante el Consejo de la Judicatura del Ecuador.

Cuando la ilicitud del producto ha sido claramente evidenciada, y el procedimiento ha sido concluido, es necesario que además de que se imponga las sanciones legales en contra de los infractores, la autoridad pertinente haga referencia al destino que debe darse a las mercancías, pues estas no pueden ser devueltas al comercio, y mucho menos devueltas a disposición del infractor, ya que nos encontraríamos frente a una potencial nueva vulneración a los derechos del titular, además de una grave afectación a los derechos de los consumidores.

De igual forma el Ecuador no tiene una norma legal acerca del tratamiento y destino de este tipo de mercancías ilícitas, sin embargo, existe norma internacional jurídica previa, clara y pública, que ha permitido que los jueces y autoridades pertinentes dispongan la destrucción de las mismas cumpliendo así con salvaguardar los distintos derechos de los sujetos involucrados. 

Decisión 486

Es así, que encontramos a la Decisión 486, la cual en el Título XV, de las Acciones por Infracción de Derechos, Capítulo I, Art. 241,  permite al titular de derechos solicitar a la autoridad competente la adopción de medidas a fin de que cesen los actos que constituyen la infracción, entre las cuales consta la destrucción, en sus numerales c y f.

También como soporte existen precedentes jurisprudenciales de carácter constitucional, los cuales representan un precedente de carácter vinculante. La Corte Constitucional del Ecuador se ha pronunciado en dos ocasiones sobre el mismo punto de derecho y ha coincidido en su análisis al concluir que los productos ilegales infractores de derechos de propiedad intelectual deben ser destruidos.

Sentencias de la Corte Constitucional

Destrucción de productos en Ecuador

Alegar estas fuentes de derecho en conjunto, ha permitido que, en el Ecuador se proceda a la destrucción de productos declarados como infractores a los derechos de propiedad intelectual, tanto en procedimientos judiciales como en administrativos. La destrucción de las mercancías infractoras, debe tomarse como una clara consecuencia jurídica de una conducta considerada ilícita en detrimento a los derechos de propiedad intelectual de los titulares, además de una salvaguarda a los derechos de los sujetos involucrados incluyendo al Estado. 

Así, por ejemplo podemos mencionar un caso notable, el cual fue conducido por la autoridad administrativa competente en materia de derechos intelectuales el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI, específicamente por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

A manera de un breve resumen, el caso se desarrolló dentro de una Tutela Administrativa, en la cual el infractor intentó ingresar al comercio ecuatoriano motocicletas que reproducían un diseño industrial debidamente registrado en Ecuador. Después de un largo litigio en primera instancia se resolvió que las mercancías son infractoras y se impuso la sanción máxima al infractor, sin embargo, se ordenó que las mercancías retornen a puerto de origen, es decir sean devueltas al infractor.

El titular, por no encontrarse satisfecho con la resolución continuó con las instancias necesarias hasta que exista un pronunciamiento que reconozca sus derechos respecto del destino de las mercancías, por lo que dentro del procedimiento de ejecución de la Tutela Administrativa, como última instancia, se resolvió la destrucción de las mercancías ilícitas, tomando en consideración el artículo 241 literales c y f de la decisión 486. 

El actuar de la autoridad administrativa así como el de muchas otras autoridades judiciales, demuestra claramente la importancia y el respeto de los derechos de propiedad intelectual reconocidos a los titulares en el Ecuador, el evidenciar que existen consecuencias jurídicas legales a los actos ilícitos permite educar a los ciudadanos y genera conciencia sobre el respeto a los derechos de propiedad intelectual.

Autor: José Martín Rivera / Abril 2021

Históricamente Ecuador ha sancionado penalmente, distintas infracciones contra derechos de propiedad intelectual. Es así que, la ley de marcas de 1976 castigaba con multas y prisión hasta de un año a falsificaciones y/o adulteraciones de marcas; la ley especial de Derechos de Autor, incluía penas hasta de cinco años por mutilaciones de obras y contemplaba hasta dos años de prisión por reproducciones no autorizadas de obra; mientras que las infracciones contra patentes se castigaban penalmente con una multa conforme lo ordenaba la Ley de Patentes de Exclusiva Explotación de inventos de 1976. 

Posterior, tras la adhesión a la Organización Mundial del Comercio, en el año 1998 se reforma los procedimientos de protección y observancia de los DPI y por tanto se incluye en su Ley de Propiedad Intelectual, Capítulo III “De los delitos y De las penas”, un extenso  catálogo de delitos que castigaba las infracciones en contra de varios DPI protegidos como patentes, modelos de utilidad, modelos industriales, obtenciones vegetales, esquemas de trazados de circuitos, marcas notorias, marcas de alto renombre, indicaciones geográficas, secretos comerciales, secretos industriales, nombres comerciales, apariencias distintivas, derechos morales y patrimoniales del autor, entre otras. Infracciones contra estos derechos podían incluir penas privativas de libertad desde un mes hasta tres años, además de multas.

Luego, en 2014, con el ánimo de “armonizar” y de recoger toda la normativa penal en un solo texto, el legislador promulga el Código Orgánico Integral Penal COIP, el cual para sorpresa, no solo, no incluyó ningún tipo penal relacionado a la protección de derechos de Propiedad Intelectual, sino que, al tener efecto derogatorio de toda norma penal que no se encontrase incluida, tuvo como efecto que en el Ecuador no se protegía penalmente a los Derechos de Propiedad Intelectual.

Esto resultó también en el incumplimiento de tratados internacionales de ámbito comercial a los que el país se encuentra adherido, además de que, se planteó como un potencial obstáculo para las negociaciones comerciales avanzadas por el país con la Unión Europea. Por estas razones, tras casi un año de no contemplar penalmente  las infracciones contra DPI, en la primera reforma al COIP el 30 de Septiembre de 2015 se “re-incorpora” la protección penal de DPI mediante el artículo 208A titulado “falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor”

Este tipo penal castiga exclusivamente con multas a las infracciones realizadas con fines comerciales y a “escala comercial” que:
a) Fabriquen y/o comercialicen mercancías que usen sin autorización marcas registradas en Ecuador y/o marcas notorias
b) Produzcan, reproduzca y/o comercialicen mercancía pirata entendiéndose esto como “cualquier copia hecha sin consentimiento del titular del derecho de autor o de una persona debidamente autorizada por él.”

Las multas oscilan entre 55 (USD $22.000) a 176 (USD $118.000) SBU, y estas se determinan  en base de la cantidad del producto infractor incautado partiendo de la base de 142 (USD $56.800) SBU para la imposición de las mismas.

Queda en evidencia entonces que, al redactar este artículo el legislador estaba más preocupado en satisfacer los requerimientos básicos de los acuerdos internacionales que se venían incumpliendo, antes que cuidar una adecuada técnica de redacción que se anticipe y entienda la forma como operan este tipo de infracciones, menos aún tuvo ánimo o pretendió proteger ampliamente a los titulares de los múltiples derechos de propiedad intelectual.

Si bien se anticiparon múltiples inconvenientes que la redacción de la norma penal planteaba de cara a la protección de los derechos que contempla, tras un poco más de cinco años de vigencia de la ley, se han develado más inconvenientes entre los cuales detallamos los siguientes como principales.

Sobre la norma en el COIP.


Debido a la distribución del COIP, este delito fue incluido en el capítulo “delitos contra la propiedad” por lo que, en concordancia con el sistema procedimental penal y de organización institucional de las correspondientes autoridades, al igual que el robo, hurto y otros, este delito es investigado por autoridades cuya pericia es distinta del ámbito de derechos de propiedad intelectual y más bien enfocado exclusivamente a la propiedad como bien jurídico. Además de que, se ha incluido en un mismo artículo a marcas y a derechos de autor, figuras cuya naturaleza y funcionamiento en el comercio plantean sustanciales diferencias. 

Adicional, el uso de términos ambiguos y no normados supletoriamente como “escala comercial”, abre el espectro interpretativo para suponer cierta magnitud de la actividad. 

Espectro de protección de la norma penal.


En temas de marcas, se castiga el uso no autorizado de la marca registrada, lo cual omite totalmente las infracciones por similitud, además de que al ceñirse al tenor literal de la norma, como en materia penal procede, podría dar paso al abuso del derecho sobre usos legítimos paralelos en caso de no contar con autorización del titular y no solo a producto falsificado como tal.

Adicional, al establecerse sanciones en base a productos incautados automáticamente se habla de protección de marcas de productos y no de servicios. Se omite la protección a marcas no tradicionales como sonoras y de posición.

Se absuelve penalmente la comercialización previa de productos infractores ya que no pueden ser incautados y valorados; y, en este mismo sentido al manejar una regla de proporcionalidad tan cerrada, si el producto infractor es valorado por 56.799 o menos, ya no existe responsabilidad penal del infractor. 

Esta misma escala de proporcionalidad, plantea un desafío sobre la interpretación y la valoración comercial que se le pueda dar a productos ilegales (que por su naturaleza ilícita no deberían ser parte del comercio), el cual no tiene símil en otra norma penal. Además no se establecen criterios de referencia permitiendo generar dudas sobre el valor real de un producto falsificado en comparación a uno original en las diferentes etapas del proceso penal.

Es evidente que, no se protege mediante la vía penal otras infracciones de gran relevancia, si consideradas penalmente en normativas comparadas de países de la región, como el plagio de obras, infracciones contra patentes, infracciones contra otras figuras de derechos de propiedad industrial diferentes a las marcas de productos, revelación de secretos industriales, etc.

En relación a los derechos de autor, hace uso innecesario del verbo rector “producir” al referirse a mercadería pirata, siendo esta por su naturaleza necesariamente una reproducción no autorizada de una obra. 

Como se puede apreciar, si bien el tipo penal contenido en el art. 208A del COIP re-implantó la protección penal de los DPI en Ecuador, esta norma presenta varios inconvenientes que merman la protección de los titulares de Marcas y Derechos de Autor ante delitos sumamente graves.

No está demás el recordar que, delitos como falsificación de marcas y piratería arrojan números alarmantes en relación a las cantidades extraordinarias de dinero que mueven, sirven como financiamiento de otros delitos más sensibles y finalmente, por sus características “pluriofensivas”,  afectan también al consumidor y al aparataje estatal.

El punto positivo es que, actualmente la Asamblea está promoviendo un nuevo proyecto de reforma en el que se modifique el artículo 208A con la finalidad de otorgar una mejor protección a los DPI.

Para profundizar en el tema puedes revisar la derogatoria de los delitos de propiedad intelectual y su posterior reincorporación en la legislación ecuatoriana, investigación realizada por José Martín Rivera, abogado de Luzuriaga & Castro Abogados.

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